Cessione marchio: il contratto

Cessione del marchio e cessione d’azienda

Prima della riforma attuata dal D.Lgs. 04/12/1992, n. 480, il marchio poteva essere trasferito soltanto mediante una cessione d’azienda o del ramo d’azienda responsabile della produzione dei beni o servizi contraddistinti dal marchio.

La ragione di tale limitazione dipendeva dalla funzione del marchio. Infatti, prima di essere un istituto di diritto privato, il marchio è volto a realizzare un interesse pubblico, ovvero quello di informare i consumatori circa la provenienza di un prodotto o servizio e di evitare la confusione o lo sviamento. Il marchio doveva dunque essere inscindibilmente legato ad una determinata azienda.

Ad oggi sopravvive la presunzione dettata dall’art. 2573 c.c., secondo cui il diritto all’uso esclusivo del marchio si presume trasferito insieme all’azienda. Pertanto, in caso di cessione d’azienda, la volontà di non trasferire il marchio deve essere espressamente prevista dalle parti.

Requisiti di trasferibilità del marchio

Ad oggi l’art. 23 c.p.i. prevede la libera trasferibilità del marchio mediante cessione o licenza, pur subordinandola a determinate condizioni di tutela del pubblico. Dal trasferimento del marchio non deve derivare inganno per il pubblico riguardo alle caratteristiche del prodotto o servizio. Pertanto, il cessionario ed il licenziatario devono assicurare ai consumatori lo stesso livello qualitativo di quello garantito precedentemente alla cessione o alla licenza. Un mutamento peggiorativo della qualità può comportare un’ipotesi di decettività sopravvenuta del marchio, sanzionabile con la sua decadenza.

Tipi di cessione

La cessione del marchio può essere totale, quando riguarda tutti i prodotti e servizi per il quale è registrato, oppure parziale, quando riguarda solo alcuni prodotti o servizi.

La cessione può avere ad oggetto anche il marchio di fatto, cioè il marchio non registrato.

Forma della cessione di marchio e trascrizione

Il contratto di cessione di marchio non richiede una forma particolare per essere valido, tuttavia la forma scritta è resa necessaria dall’esigenza di procedere alla trascrizione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.i.

Ai sensi dell’art. 196 c.p.i., l’UIBM può richiedere che la copia dell’atto o dell’estratto sia certificata conforme all’originale da un pubblico ufficiale o da un’autorità pubblica competente. A tal fine, il contratto di cessione del marchio richiede generalmente la redazione nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da notaio.

La trascrizione non ha valore costitutivo e non è pertanto necessaria ai fini dell’efficacia del trasferimento. Essa ha invece valore dichiarativo ed è necessaria al fine di rendere il trasferimento opponibile nei confronti dei terzi, nonché a risolvere i conflitti fra più acquirenti successivi del medesimo diritto (fra essi viene preferito chi trascrive per primo).

 

Nota: quanto sopra esposto rappresenta soltanto un breve riassunto degli aspetti da valutare al fine di redigere un contratto di cessione del marchio. La negoziazione e redazione del contratto necessita dell’assistenza di un professionista esperto nella materia. 

Per richiedere un preventivo per assistenza e/o consulenza relativi ad un contratto di cessione di marchio o fissare un appuntamento si prega di utilizzare il modulo contatti, scrivere all’indirizzo e-mail massimobacci@legalicappellinicarlesi.it o telefonare allo Studio Legale. La richiesta di preventivo è gratuita e nessun costo verrà addebitato al cliente in assenza di un formale conferimento dell’incarico.

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