nome uguale ad un marchio registrato

Si può usare il proprio nome uguale ad un marchio registrato di una nota impresa?

L’uso del proprio nome corrispondente ad un precedente marchio registrato è consentito purchè conforme ai principi di correttezza professionale e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva (Trib. Catania, 12 gennaio 2017,  n.566/17).

La suddetta massima è stata pronunciata dalla sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Catania in una causa introdotta dalla Roberto Cavalli S.p.A. per l’accertamento della nullità del marchio italiano “Luciana Cavalli”.

L’art. 21, comma 1, lett. f) c.p.i. prevede una limitazione ai diritti di esclusiva conferiti al titolare di un marchio registrato che contenga un patronimico. Egli non può vietare ad un soggetto terzo che porti un nome corrispondente o simile a quello contenuto nel marchio registrato di usarlo per descrivere la propria attività, anche economica.

Il legislatore ha però voluto evitare che questa possibilità venisse sfruttata dal titolare del nome per agganciarsi alla notorietà di un marchio altrui oppure per creare una situazione di confusione per i consumatori. A tal fine ha precisato che l’uso del nome può ritenersi consentito soltanto a condizione che “sia conforme ai principi della correttezza professionale”.

La Corte di Giustizia ha precisato che il requisito della “correttezza professionale” (o più precisamente, per usare la terminologia dell’art 6, comma 1, della Direttiva Europea sui marchi, della “lealtà nei confronti dei legittimi interessi del titolare del marchio”) non possa ritenersi soddisfatto quando l’uso del marchio “1) avvenga in modo tale da far pensare che esista un legame commerciale tra i terzi ed il titolare del marchio; 2) pregiudichi il valore del marchio traendo indebitamente vantaggio dal suo carattere distintivo o dalla sua notorietà; 3) causi discredito o denigrazione di tale marchio; 4) il terzo presenti il suo prodotto come un’imitazione del prodotto recante il marchio di cui egli è titolare” (Corte Giust. CE, 17 marzo 2005, caso Gillette). Nel caso Gerolsteiner Brunnen (Corte di Giust. CE 7 gennaio 2004), la Corte di Giustizia aveva già chiarito che il requisito della conformità agli “usi consueti di lealtà” rappresenta l’unico criterio interpretativo per valutare la liceità dell’uso del proprio nome uguale ad un marchio registrato.

Per adeguarsi a questa sentenza, il legislatore italiano, con la riforma di cui al D.lgs. 13 agosto 2010, n. 131, ha modificato l’art. 21, comma 1, c.p.i. ed eliminato dal testo la frase “e quindi non in funzione di marchio, ma solo in funzione descrittiva”, che precedentemente seguiva la frase “purchè l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale[1]. Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione, ciò non significa che non sussista più il divieto di usare in funzione di marchio il proprio nome uguale ad un marchio registrato precedentemente da altri (Cass., 14 marzo 2014, n. 6021). Trattavasi infatti di una specifica ipotesi, in precedenza espressamente prevista e non a caso preceduta da “quindi”, di violazione dei principi di correttezza professionale; quindi la mancanza della sua espressa previsione nel nuovo testo nulla toglie all’estensione della norma, che continua a comprendere anche detta ipotesi.

Alla luce di quanto sopra, l’uso del proprio nome deve limitarsi ad una funzione descrittiva e non può svolgere una funzione distintiva del prodotto o del servizio fornito. Ad esempio, nel caso in cui l’uso del nome comporti l’apposizione dello stesso sul prodotto o sulla confezione, affinché possa essere ritenenuto conforme ai principi di correttezza professionale dovrà essere scritto in caratteri piccoli, accanto all’indirizzo dell’azienda, preceduto dalla parola “ditta” o simili, etc.[2]

[1] Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di diritto indutriale, Milano, 2012, VII edizione, p. 266.

[2] Idem, p. 267.

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