Come registrare un marchio: guida completa al deposito

come registrare un marchio
Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

24 Settembre 2023

Come registrare un marchio: guida completa al deposito passo per passo

Sia che tu stia iniziando un nuovo business o abbia un’azienda ben avviata, è importante proteggerne l’identità registrando il marchio.

In questo articolo, spiegherò in dettaglio come funziona il processo di registrazione, dal deposito del marchio sino all’ottenimento del certificato.

Perché registrare un marchio?

Prima di immergerci nei dettagli del processo di registrazione del marchio, è importante comprendere l’importanza di farlo. La registrazione di un marchio offre numerosi vantaggi, tra cui:

  1. Protezione Legale: la registrazione di un marchio ti conferisce il diritto esclusivo di utilizzarlo per distinguere i prodotti e servizi della tua impresa. Questo significa che nessun altro può utilizzare un segno simile o identico per prodotti o servizi simili, proteggendo così la tua identità aziendale.
  2. Difesa dei tuoi investimenti: investire in marketing per promuovere la conoscibilità di un brand senza averlo protetto può essere molto rischioso. Infatti, qualcun altro potrebbe aver già registrato un segno simile ed impedirti di continuare ad utilizzarlo, oppure potrebbe soffiartelo sotto il naso, registrando prima di te.
  3. Valore aggiunto: un marchio registrato può avere un valore intrinseco per la tua azienda e può aumentare il suo valore sul mercato. Puoi anche concedere licenze per l’uso del tuo marchio ad altre imprese, generando così un reddito aggiuntivo.
  4. Autorevolezza: un marchio registrato aumenta l’autorevolezza della tua azienda. Clienti ed investitori saranno più inclini a fidarsi di un marchio registrato, poiché questo dimostra professionalità ed un impegno serio nella tua attività.


Come registrare marchio e logo: passo dopo passo

Ora che comprendiamo l’importanza della registrazione del marchio, vediamo come farlo passo dopo passo.

Step 1: Verificare l’idoneità alla registrazione del marchio

Prima di iniziare il processo di registrazione, è importante verificare che il marchio soddisfi i requisiti per essere registrato.

Per poter ottenere la registrazione, il marchio deve avere sufficiente carattere distintivo e quindi non essere generico, né descrittivo.

Verrà rifiutato un marchio che si limita a descrivere il genere o le caratteristiche del prodotto o servizio a cui è destinato. Ad esempio: “pizza veloce” per un servizio di consegna pizze a domicilio. Talvolta sono sufficienti piccole modifiche per ottenere un grado di distintività sufficiente alla registrazione. Basterà sostituire “veloce” con “speedy” ed il gioco è fatto.

Inoltre, il marchio non deve essere decettivo, contrario all’ordine pubblico o al buon costume, non deve violare altrui diritti d’autore, d’immagine o altri diritti esclusivi, non deve essere il nome di una località etc.

Valutare i requisiti di registrabilità non è sempre così immediato ed è consigliabile affidarsi ad un professionista esperto. Infatti, oltre a rischiare il rigetto della domanda, il titolare di un marchio troppo debole, perché privo di carattere distintivo, rischia di non essere in grado di tutelarlo e di subire azioni per il suo annullamento. Questi rischi permangono anche se il marchio dovesse superare l’esame dell’ufficio ed ottenere la registrazione.

Step 2: Individuare le classi e redigere la lista dei prodotti e servizi

I marchi sono registrati in base alle classi di prodotti o servizi che rappresentano. Occorre far riferimento alla Classificazione di Nizza per individuare in quali classi rientrano i prodotti o servizi a cui il marchio è destinato.

Ad esempio, se il marchio è destinato a prodotti di abbigliamento, dovremo registrarlo nella classe 25.

Individuare la classe non è però sufficiente. Bisogna anche predisporre una lista di termini che descrivono in maniera efficace tutti i prodotti o servizi per i quali intendiamo utilizzare il marchio. Anche la scelta dei termini è importante per non rischiare ritardi o rifiuti. Per essere sicuri di non incorrere in contestazioni, si possono utilizzare termini già approvati, sfruttando strumenti come TMClass. Oppure, possiamo anche proporre termini personalizzati.

Alcuni semplificano questo passaggio registrando tutti i termini contenuti in una classe. Si tratta però di una prassi da sconsigliare, poiché comporta un inutile aumento dei rischi di opposizione, nullità e decadenza del marchio.

Step 3: individuazione del territorio

Un marchio registrato non è protetto in tutto il Mondo ma soltanto nei territori in cui ha ottenuto la registrazione.

Occorre quindi decidere qual è il nostro mercato di riferimento e dove abbiamo interesse ad essere tutelati.

Un marchio italiano ci protegge solo in Italia, un marchio europeo ci protegge in tutti i 27 Paesi dell’Unione.

Infine, partendo da un marchio europeo o nazionale, è possibile estendere la registrazione anche in altri Paesi del Mondo, ricorrendo alla procedura del marchio internazionale. In questo caso, dovremo individuare quali sono i Paesi in cui vogliamo estendere la registrazione fra quelli appartenenti al Protocollo di Madrid.

Step 4: ricerche di anteriorità

Prima di depositare una domanda di registrazione, occorre assicurarsi che, nei territori che abbiamo scelto, non ci siano altri marchi, identici o simili, già registrati per prodotti o servizi identici o affini.

Infatti, i titolari di segni distintivi precedenti, già registrati nel medesimo territorio, possono opporsi alla nostra domanda di registrazione. Non solo. Anche se otteniamo la registrazione, il titolare di un diritto precedente mantiene la possibilità di chiedere ed ottenere l’annullamento del nostro marchio.

Le ricerche di anteriorità possono essere effettuate mediante database gratuiti, messi a disposizione dagli uffici di registrazione, come ad esempio TMview gestito dall’EUIPO. Oppure si possono commissionare delle ricerche di anteriorità più approfondite mediante database privati a pagamento.

Passo 5: compilare la domanda di registrazione

Una volta deciso cosa vogliamo registrare, per quali prodotti e servizi ed in quali territori, dopo aver verificato la presenza dei requisiti di registrabilità e l’assenza di diritti anteriori in conflitto, siamo finalmente pronti a depositare la nostra domanda.

Le domande di marchio italiano si depositano presso l’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) mediante un procedimento online, oppure fisicamente presso una Camera di Commercio.

Le domande di marchio europeo si depositano invece presso l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office), con sede ad Alicante. Anche in questo caso, il deposito può essere effettuato mediante una procedura online.

Infine, le domande di estensione di un marchio italiano o europeo in un marchio internazionale si effettuano presso la WIPO (World Intellectual Property Organization), con sede a Ginevra.

Step 5: pagamento delle tasse di registrazione

Le tasse di registrazione vanno pagate contestualmente al deposito della domanda. Per i successivi 10 anni, non ci sarà altro da pagare. Alla scadenza, potremo rinnovare la registrazione con un’ulteriore tassa. Attenzione quindi alle richieste di pagamento intermedie. Si tratta spesso di truffe e sono molto molto comuni.

Per la registrazione dei marchi italiani, il pagamento delle tasse in favore dell’UIBM può essere fatto mediante Pago PA, oppure versando un F24 nei giorni successivi alla presentazione della domanda. Il deposito si perfeziona soltanto con il pagamento. È inoltre necessario dotarsi di una marca da bollo, attualmente del costo di 48 euro, da allegare alla domanda di deposito.

Per i marchi europei, il pagamento delle tasse all’EUIPO può essere fatto con varie modalità, anche online mediante carta di credito.

Step 6: esame e pubblicazione del marchio

Una volta ricevuta la domanda, l’ufficio la esaminerà per assicurarsi che soddisfi tutti i requisiti formali.

Gli uffici italiano ed europeo effettuano soltanto una valutazione di idoneità del marchio ma non si preoccupano di esaminare eventuali anteriorità in conflitto. Spetta dunque ai titolari di diritti precedenti monitorare le domande di registrazione ed opporsi a quelle che creano rischi di confusione con i propri marchi. Altri uffici, come ad esempio quello americano, effettuano anche una valutazione delle anteriorità.

Questo processo può richiedere qualche settimana o anche un paio di mesi, a seconda del carico di lavoro dell’ufficio e delle caratteristiche del deposito (con o senza fast track). Dopodiché, la domanda di marchio viene pubblicata.

Step 7: periodo di opposizione

Una volta che la domanda è stata pubblicata, si apre un periodo di tre mesi, durante i quali, i titolari di diritti anteriori possono opporsi alla registrazione.

Se questo avviene, il titolare ha più scelte:

  • rinunciare alla domanda, perdendo soltanto le spese di registrazione;
  • trovare un accordo con l’opponente per limitare la domanda, ed esempio eliminando alcuni prodotti o servizi oppure intere classi;
  • difendere la propria domanda in un giudizio di opposizione.

In quest’ultimo caso, la registrazione resterà pendente sino a quando non viene deciso il giudizio di opposizione.

Step 8: registrazione del marchio

Se tutto va liscio, non ci sono contestazioni da parte dell’ufficio, né opposizioni, il marchio viene registrato e rilasciato un certificato al titolare.

L’intero processo, dal deposito al rilascio del certificato, può richiedere qualche mese: circa 6 o 7 mesi per un marchio italiano e circa 4 mesi e mezzo o 5 per un marchio europeo.

La durata di questo processo non deve però preoccuparci più di tanto. Infatti, se la registrazione va a buon fine, la protezione retroagisce sin dal momento del deposito della domanda.

Step 9: proteggere e difendere il marchio

Una volta registrato, è importante proteggere il marchio da possibili violazioni.

Si consiglia quindi di monitorarne l’uso sia online che offline e agire prontamente contro qualsiasi violazione. Esistono anche dei servizi di sorveglianza che ci consentono di monitorare eventuali tentativi di registrazione di marchi simili al nostro e di opporsi tempestivamente.

Domande Frequenti

Quanto costa registrare un marchio?

Il costo della registrazione di un marchio varia a seconda del territorio e del numero di classi che si intendono registrare.

La registrazione di un marchio italiano costa al momento € 101, a cui devono aggiungersi € 48 di marca da bollo, € 34 per la lettera d’incarico ed ulteriori € 34 per ciascuna classe aggiuntiva.

Un marchio europeo costa € 850 per una classe. La seconda classe costa € 50, mentre eventuali classi successive a partire dalla terza costano € 150 ciascuna.

Per il marchio internazionale, invece, il calcolo non è così immediato, poiché dipende dai Paesi selezionati. La WIPO mette però a disposizione un calcolatore, disponibile a questo link: https://madrid.wipo.int/feecalcapp/.

Alle somme indicate sopra, occorre aggiungere gli onorari del professionista che ci assiste nella registrazione. Per conoscere il prezzi applicati da IPRights potete consultare le nostre tariffe a questo link, oppure scriverci per chiedere un preventivo.

Posso registrare un marchio da solo o devo coinvolgere un avvocato?

È possibile registrare un marchio da soli, ma coinvolgere un professionista specializzato in diritto dei marchi può essere utile per garantire che la domanda sia correttamente compilata e che tutti i requisiti legali siano soddisfatti. Eventuali errori commessi in fase di domanda, possono trascinarsi anche successivamente alla registrazione e compromettere l’efficacia del marchio. Un professionista esperto sa come registrare un marchio, limitando i rischi e massimizzandone l’efficacia.

In Italia, i professionisti che possono registrare marchi in qualità di rappresentanti sono gli avvocati e gli iscritti all’albo dei mandatari marchi.

Conviene registrare il logo, la parola o entrambe le cose?

I marchi più comuni sono quelli denominativi (solo testo), figurativi (solo logo) o misti. Questi ultimi sono detti anche marchi figurativi con componente denominativa. Possono comprendere un insieme di testo ed immagini oppure un testo scritto con una particolare configurazione grafica.

Per poter scegliere la configurazione più adatta per il nostro caso, vanno fatte diverse considerazioni con l’aiuto di un professionista. Potete però trovare una spiegazione più approfondita in questo articolo: Marchio figurativo o marchio denominativo?

Conclusione

La registrazione di un marchio è un passo fondamentale per proteggere l’identità di un’azienda e garantire il suo successo a lungo termine. La protezione del marchio è un investimento nel futuro della tua attività, quindi non sottovalutare l’importanza di questo processo.

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