Perché Registrare un Marchio Conviene?

Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

9 Maggio 2021

Perché registrare un marchio?

Perché registrare un marchio? Tanto chi vuoi che me lo rubi! In fondo non sono ancora nessuno. Ci penserò in un secondo momento, quando gli affari iniziano a girare. Ok lo registro, ma faccio da solo, tanto a depositare un marchio in camera di commercio non ci vuole niente.

Gli imprenditori che si danno queste risposte sono anche quelli che più spesso chiamano il mio studio. A differenza però di chi mi chiama prima di scegliere ed usare il marchio, per loro spesso è troppo tardi. L’unica cosa che resta da fare è cercare di limitare i danni.

Certo, il costo della registrazione del marchio, soprattutto se ci si affida ad un professionista che sa quello che fa, non è trascurabile per una nuova impresa. Tuttavia, risparmiare in questa fase potrebbe portare a dover sostenere costi molto molto più alti.

Per spiegarvi perché registrare un marchio è importante e perché bisogna farlo correttamente, vi illustrerò alcuni degli esempi più comuni. I nomi delle parti sono completamente inventati ed anche alcuni dettagli, ma vi assicuro che son tutti casi realmente capitati… più di una volta.

Abbiamo depositato il marchio e ricevuto un’opposizione, cosa dobbiamo fare?

Due imprenditori decidono di fondare una società per la produzione e la vendita di liquori destinati alla grande distribuzione. Dopo alcune ricerche, scelgono un nome che piace ad entrambi e decidono di chiamare la società Pinco Pallo S.r.l. Del resto, sono esperti nel mercato dei liquori e non conoscono nessun concorrente che si chiami allo stesso modo. Pinco Pallo non sarà solo il nome della società ma anche il marchio con cui presenteranno i loro prodotti sul mercato.

Con il nuovo nome, la Pinco Pallo S.r.l. si attiva per presentarsi alla grande distribuzione. Ingaggia un designer per la realizzazione di un logo e di un’etichetta da apporre sulle bottiglie. Crea un sito web e paga una web agency per la realizzazione di campagne pubblicitarie. Dopo essersi presentata ad alcuni clienti, riceve i primi ordini e così manda tutto in produzione… pronti per partire.

A quel punto, uno dei due soci suggerisce di registrare il marchio. In fondo, se fanno da soli costa poco e presentarsi alla grande distribuzione con un marchio registrato fa tutto un altro effetto. Prima di fare il passo, i due soci decidono anche di controllare che il marchio Pinco Pallo non sia già stato registrato da qualcun altro. Così, fanno una ricerca sul database dell’UIBM e non trovano nessun altro Pinco Pallo. Via libera! Depositano il marchio e possono iniziare…

… 5 mesi dopo…

Sono passati circa 5 mesi dal deposito della domanda di registrazione del marchio Pinco Pallo. Nel frattempo, la società ha investito diversi soldi in pubblicità, ha ricevuto i primi ordini dai supermercati e mandato migliaia di bottiglie in produzione.

L’entusiasmo dei due soci viene smorzato quando ricevono una lettera dall’UIBM. La società spagnola Pinco, titolare dell’omonimo marchio registrato europeo e di una catena di Pub gli ha fatto opposizione.

Solo a questo punto scatta la chiamata al mio studio ed ecco cosa mi sento ripetere più spesso: “Avvocato, ma come? Noi ci chiamiamo Pinco Pallo, loro si chiamano Pinco, che vogliono da noi?“. Oppure: “abbiamo cercato sul database dei marchi italiani e questo Pinco non lo abbiamo trovato“, o ancora: “noi facciamo liquori, questi hanno dei Pub, che fastidio gli diamo?“. Quelli che ne sanno un po’ di più, ma non ancora abbastanza, di solito mi dicono: “noi abbiamo registrato nella classe 33, questo Pinco invece è registrato nelle classe 43, ci deve difendere“.

L’importanza delle ricerche di anteriorità dei marchi

Purtroppo, per la Pinco Pallo è troppo tardi, è indifendibile. Se avesse chiamato il mio studio prima di scegliere il marchio, gli avrei consigliato di effettuare una ricerca di anteriorità. Gli avrei spiegato che non bisogna limitarci alle sole identità, ma anche cercare le parole simili, quelle che contengono il nostro marchio o nel quale il nostro marchio e contenuto. Gli avrei consigliato, per registrare un marchio italiano, di estendere comunque la ricerca anche al registro europeo ed a quello internazionale con estensione Italia, dove avrebbero potuto emergere delle anteriorità non presenti nel database dell’UIBM. Infine, gli avrei spiegato che possono esistere prodotti o servizi affini anche collocati in diverse classi di Nizza e che, nel loro caso, la produzione e vendita di bevande alcoliche (classe 33) doveva ritenersi affine alla somministrazione di bevande in Pub (classe 43).

Se la Pinco Pallo avesse chiamato il mio studio prima, probabilmente l’anteriorità Pinco sarebbe stata trovata, avrebbe cambiato il proprio marchio e ne avrebbe scelto un altro prima di investirci migliaia di euro. Adesso invece è troppo tardi. L’unica cosa che si può fare è limitare i danni, ovvero: rinunciare alla registrazione, bloccare la produzione, ritirare i prodotti ancora invenduti, sospendere le campagne pubblicitarie e iniziare tutto da capo.

Poteva andare peggio!

Che ci crediate o meno, l’ipotesi precedente è la migliore a cui la società Pinco Pallo possa andare incontro. Alla fin dei conti, la produzione era appena iniziata, le bottiglie già consegnate ai supermercati erano poche e quelle vendute ai consumatori ancora meno. Il marchio Pinco Pallo è stato bloccato prima che potesse creare un danno vero e proprio alla Pinco, la quale decide che non vale la pena fare causa e si accontenta della rinuncia alla registrazione. Anche le spese legali sostenute per l’opposizione sono ridotte al minimo. Infine, gli investimenti pubblicitari non erano così rilevanti e Pinco Pallo era ancora ben lontano dal diventare un brand affermato.

Insomma, poteva andare peggio. Sembra strano a dirsi, ma se la Pinco non si fosse accorta del tentativo di registrazione di Pinco Pallo e non avesse fatto opposizione, il danno avrebbe potuto essere di gran lunga superiore.

Il marchio è stato registrato ma ci arriva comunque la diffida di uno studio legale

Molti credono che, una volta superato il periodo per le opposizioni ed ottenuta la registrazione del marchio, si possa tirare un sospiro di sollievo. Pericolo scampato… il marchio è valido e nessuno ce lo potrà più contestare. Sbagliato!

Un marchio registrato in conflitto con un marchio depositato precedentemente, può essere annullato in qualsiasi momento da un giudice. I registri di marchi, soprattutto in Paesi come l’Italia, dove l’UIBM non verifica le anteriorità prima di concedere la registrazione, sono stracolmi di marchi annullabili. Con la diffusione del commercio elettronico e dei sistemi di sorveglianza, è sempre più comune che questi marchi invalidi vengano scovati.

Immaginiamo la seguente ipotesi. La Pinco Pallo ottiene la registrazione del marchio senza che la Pinco se ne accorga e continua ad usarlo per 3/4 anni. Nel frattempo, spende decine o centinaia di migliaia di euro in pubblicità e riesce finalmente ad affermarsi sul mercato con il proprio brand. È solo allora che la Pinco si accorge della registrazione del marchio Pinco Pallo e decide di far causa per ottenerne l’annullamento. Non solo la Pinco Pallo dovrà sostenere spese legali ben più consistenti ma dovrà abbandonare il marchio, gettando al vento 3/4 anni di lavoro fatti per crearsi un brand.

Il marchio non è stato registrato ed arriva la diffida di uno studio legale

Ma al peggio non c’è mai fine. Se la Pinco Pallo avesse deciso di non provare neppure a registrare il marchio ma di usarlo comunque, avrebbe potuto subire un danno ancora maggiore.

Con un marchio depositato e bloccato in sede di opposizione, la Pinco Pallo è stata in grado di limitare i danni. Con un marchio registrato, anche se poi annullato, la Pinco Pallo può quantomeno difendersi da un’accusa di contraffazione da parte di Pinco ed evitare di doverle pagare i danni. Se invece la Pinco Pallo avesse utilizzato il marchio per 3/4 anni, senza neppure tentare di registrarlo, avrebbe potuto essere condannata anche a pagare i danni causati al marchio Pinco, oltre a migliaia di euro di spese legali. Ecco perché registrare un marchio è sempre la scelta più sicura.

Ho un marchio non registrato da 10 anni, adesso ho aperto un e-commerce e mi è arrivata una lettera di diffida

In passato, registrare un marchio non era così importante come oggi. Un imprenditore che si fosse limitato a svolgere la propria attività a livello locale, avrebbe potuto accontentarsi anche della tutela offerta dal marchio di fatto.

Oggi, il commercio elettronico sta prendendo il sopravvento e, per questa ragione, anche imprenditori che usano un marchio non registrato da decine di anni possono trovarsi in difficoltà.

Mario è un piccolo imprenditore, titolare di due negozi di abbigliamento nella stessa città e da 10 anni utilizza il marchio e l’insegna Brillo (giusto per rimanere in tema di alcol). Con lo scoppio della pandemia da COVID-19, Mario decide che è il momento di aprire un e-commerce ed ovviamente vuole utilizzare il suo marchio storico Brillo. Dopo un anno di investimenti in online advertising, Mario riceve una lettera da uno studio legale, che lo diffida dall’utilizzare Brillo, trattandosi di un marchio registrato un paio di anni prima da un’altra casa di abbigliamento.

A quel punto, Mario mi chiama ma anche in questo caso c’è poco da fare. Dovrà rinunciare al suo marchio, almeno per l’e-commerce, mentre potrà continuare ad utilizzarlo nei due negozi cittadini, grazie alla tutela offerta dal marchio di fatto. Se invece fosse venuto fuori che Brillo era stato registrato dalla concorrente 11 anni fa, Mario avrebbe dovuto cambiare anche il marchio e le insegne dei suoi due negozi. In entrambi i casi, adesso rischia di dover pagare i danni causati alla titolare del marchio Brillo.

Come si registra un marchio in sicurezza… o quasi

La registrazione di un marchio può essere fatta da chiunque. Tuttavia, solo un professionista esperto in diritto industriale sarà in grado di fornirvi un buon grado di sicurezza. Intendiamoci, il diritto non è una scienza esatta e nessuno potrà darvi delle garanzie di risultato. Tuttavia, una buona ricerca di anteriorità può ridurre notevolmente il rischio di depositare un marchio invalido.

Ci sono molti tipi di ricerche di anteriorità, con costi anche molto diversi fra loro. Le più economiche vengono fatte su database pubblici, come TMview, WIPO Global Brand Database, E-Search Plus o il registro dell’UIBM. Chiunque può accedere gratuitamente a questi database, tuttavia, il loro utilizzo da parte di un consulente esperto può fare la differenza.

Un po’ più affidabili ed un po’ più costose sono le ricerche di identità o quasi identità condotte manualmente su database privati. Il costo di queste ricerche non può essere preventivato con esattezza, poiché varia a seconda del numero di anteriorità sospette che si decide di analizzare.

Ancora più attendibili, ma anche più costose, sono le ricerche di similitudine fatte con software di intelligenza artificiale. Anche in questo caso, sarà indispensabile l’intervento del professionista, il quale dovrà valutare il rischio delle anteriorità individuate dal software. Il costo di queste ricerche può variare da poche centinaia di euro, quando si analizzano pochi registri (ad esempio il registro italiano e quello europeo) sino a diverse migliaia di euro, quando si vogliono scansionare numerosi registri a livello internazionale.

Un bravo consulente riesce a combinare le diverse modalità di ricerca, in modo da fornirvi il maggior grado di sicurezza possibile con il budget a vostra disposizione. È infatti probabile che prima di trovare un marchio libero o con un rischio accettabile siano necessari più tentativi di ricerca. Ricorrere all’intelligenza artificiale per ciascun tentativo potrebbe rivelarsi anche molto costoso. Pertanto, conviene effettuare un primo screening per eliminare le identità con ricerche manuali, su database privati o addirittura utilizzando quelli gratuiti. Soltanto quando si è individuato un marchio privo di anteriorità identiche o quasi identiche, allora si potrà passare ad una ricerca di similitudine per ridurre ulteriormente il rischio di invalidità.

Ecco perché registrare un marchio conviene

Negli esempi visti sopra, ci siamo concentrati sugli aspetti negativi legati alla mancata o non corretta registrazione del marchio. Ci sono però anche e soprattutto degli aspetti positivi da considerare. Un marchio registrato correttamente ci consente di proteggere il nostro brand e ci fornisce un diritto di esclusiva. La tutela del marchio da contraffazioni, svilimenti ed imitazioni a buon mercato è fondamentale per la creazione di un brand. Inoltre, un marchio registrato non deve essere visto come un costo ma piuttosto come un investimento, il cui valore può essere messo a bilancio e può crescere nel tempo.

Come spero avrete capito, chiunque può depositare un marchio ma farlo correttamente è tutta un’altra storia. Risparmiare oggi può costare molto caro domani, quindi rivolgetevi sempre ad un professionista competente in questa materia e non improvvisate.

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