Perché Registrare un Marchio per Metaverso e NFT?

Massimo Bacci

Scritto da Massimo Bacci

Avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale, diritto delle nuove tecnologie e protezione dei dati.

21 Agosto 2022

Perché registrare un marchio per metaverso e NFT?

Molti brand, soprattutto nel settore della moda ma non solo, stanno correndo a registrare i propri marchi in funzione di un loro utilizzo nel metaverso. Nike, Adidas, Gucci, Balenciaga, Bulgari e molte altre società hanno già percorso questa strada e altrettante si apprestano a seguire il loro esempio.

Ma che cos’è il metaverso e perché è così importante proteggere il marchio in questo settore?

Cos’è il metaverso

Il termine metaverso è stato coniato nel 1992 dallo scrittore statunitense Neal Stephenson. Oggi il metaverso non è più relegato alla fantascienza ma sta diventando una realtà a tutti gli effetti. Questo termine è ormai sulla bocca di tutti almeno dalla fine del 2021, quando Mark Zuckerberg ha cambiato il nome di Facebook Inc. in Meta Platforms Inc., proclamandola come la società che porterà l’umanità nel metaverso.

Ma cos’è di preciso il metaverso?

Ci sono diverse concezioni di metaverso ma, volendo semplificare al massimo, possiamo definirlo come un universo virtuale, all’interno del quale ci muoviamo e interagiamo mediante degli alter ego digitali detti “avatar”. Il metaverso è quindi un’evoluzione di Internet, che ci permetterà non soltanto di navigare su delle pagine web ma anche di muoverci all’interno di spazi virtuali, interagire con oggetti virtuali e con gli avatar delle altre persone connesse, in maniera molto simile a quanto facciamo nel mondo fisico. L’evoluzione degli hardware di realtà virtuale ci permetterà inoltre di rendere queste esperienze sempre più immersive e simili al mondo fisico, un po’ come avviene nel film Ready Player One, diretto da Steven Spielberg e pubblicato nel 2018.

I “metaversi” che sono già una realtà

Se oggi questo concetto di metaverso universale non è ancora una realtà (si prevede possa diventarlo entro il 2030), esistono già alcuni mondi virtuali, sopratutto nell’ambito dei videogiochi, che vengono chiamati “metaversi”. Decentraland, Roblox, The Sandbox sono solo alcuni degli esempi più noti. Anche videogiochi come World of Worldcraft, Second Life o Fortnite contengono dei veri e propri mondi virtuali che possono essere considerati dei metaversi. All’interno di questi spazi virtuali, gli avatar si incontrano; parlano fra loro; giocano; assistono a concerti, mostre, esibizioni o altri eventi e, soprattutto, comprano!

Perchè il metaverso rappresenta un’opportunità da non perdere per i brand della moda ma non solo!

Ebbene sì, all’interno dei metaversi le persone comprano spendendo soldi veri… una montagna di soldi! Si possono comprare ad esempio capi di abbigliamento e accessori per vestire gli avatar; mobili per arredare le abitazioni virtuali e addirittura terreni, per cifre che, in alcuni casi, non si allontanano poi molto da quelle del mondo reale.

Se pensiamo che, nel mese di aprile 2022, il solo Roblox ha contato circa 190 milioni di utenti attivi e che si prevedono per lo stesso anno introiti superiori ai 2 miliardi di dollari, possiamo immaginarci le potenzialità di questo mercato.

Ecco perché molti brand, nel settore della moda ma non solo, hanno fiutato l’affare e deciso di investire nel metavarso. Gucci, ad esempio, ha fondato su Roblox Gucci Town: una piazza virtuale dove si può giocare, assistere a mostre ed acquistare articoli digitali a marchio Gucci, con cui vestire gli avatar. Balenciaga ha creato una partnership con Fortnite, permettendo ai giocatori di acquistare felpe, cappelli e accessori per i propri avatar. Nike ha creato, sempre su Roblox, Nike Land. A questi esempi se ne aggiungono molti altri: Bulgari, Luis Vuitton, Burberry, Adidas etc.

L’importanza degli NFT per vendere beni nel metaverso

Il boom delle vendite di oggetti digitali nei metaversi è reso possibile dall’avvento degli NFT (Non Fungible Token).

Per capire meglio cos’è un NFT e quali sono le implicazioni con la proprietà intellettuale, vi invito a leggere il mio articolo NFT e Copyright: sappiamo davvero cosa acquistiamo?.

In questo articolo, mi basta dirvi che un NFT è un certificato iscritto su una blockchain, che consente di rendere unico e non riproducibile un qualsiasi asset digitale. Ciò significa che, se acquistiamo l’NFT di un paio di scarpe Gucci per il nostro avatar, non stiamo comprando un semplice file riproducibile infinite volte. Piuttosto, stiamo acquistando un pezzo unico ed autentico, esattamente come un paio di scarpe comprato in un negozio fisico. Come nel mondo reale, potranno esistere sul mercato più esemplari dello stesso modello di scarpe. Tuttavia, di quel singolo esemplare incorporato nel NFT ce ne può essere soltanto uno e, se lo acquisto, sarò il suo unico proprietario.

Capito questo, possiamo iniziare ad intravedere l’importanza dei marchi nel metaverso. I marchi rappresentano uno status symbol anche nel mondo virtuale e, che ci crediate o meno, le persone sono disposte a pagare soldi veri per vestire i propri avatar con abiti virtuali originali.

Anche se il mondo della moda è al momento quello più interessato dal fenomeno del metaverso, lo stesso concetto può essere tranquillamente esteso a molti altri settori. Gli abitanti del metaverso vorranno arredare le proprie case virtuali con mobili di design riconducibili a marchi famosi, guidare delle Lamborghini o delle Ferrari etc.

Per sfruttare un marchio nel metaverso non bisogna per forza avere un business nel mondo fisico

Un aspetto interessante è che, per creare e sfruttare un marchio nel metaverso, non bisogna per forza essere titolari di un business analogo nel mondo reale.

Chiunque può registrare un marchio originale per identificare automobili virtuali, mobili o capi di abbigliamento e specializzarsi in questo settore mediante la modellazione 3D. Potrà poi pubblicizzare il suo marchio, farlo crescere e vendere i suoi modelli nel metaverso sotto forma di NFT, senza alcun bisogno di aver un business corrispondente nel mondo fisico.

Ovviamente sarà più complicato rendere il proprio marchio conosciuto, ma non più di quanto lo sia nel mondo reale.

Proteggere il marchio nel metaverso: cosa si rischia a non registrarlo

Arrivati a questo punto, possiamo chiederci: se la nostra azienda è già titolare di un marchio registrato, ad esempio nella classe 25 per capi di abbigliamento, possiamo utilizzarlo anche nel metaverso per vendere vestiti virtuali mediante NFT?

La risposta è sì, a meno che un marchio identico o simile non sia già stato registrato da altri per la vendita di beni digitali rappresentanti capi di abbigliamento o prodotti affini.

Ma siamo anche in grado di proteggere il nostro marchio registrato e quindi impedire ad altri di utilizzarlo nel metaverso o di registrarlo per la vendita di prodotti virtuali?

La risposta a questa domanda è più complicata.

La protezione di un marchio registrato per prodotti fisici si estende anche alla loro versione virtuale?

I marchi sottostanno al principio di specificità e quindi la loro protezione si estende soltanto ai prodotti o servizi per i quali sono stati registrati e a prodotti/servizi affini. Pertanto, la registrazione di un marchio nella classe 25 per capi di abbigliamento fisici potrebbe non essere sufficiente ad estendere la protezione ai capi di abbigliamento virtuali in forma di NFT, che invece si trovano nella classe 9.

La risposta, tuttavia, non è così scontata. Vediamo perché.

L’appartenenza a classi di registrazione diverse non esclude che vi sia affinità fra due diverse tipologie di prodotto, se l’utilizzo dello stesso marchio per identificarle entrambe rischia di creare confusione per il pubblico.

È chiaro che se un’azienda utilizza un marchio per vendere vestiti (classe 25) mentre un’altra usa lo stesso marchio per vendere software (classe 9), non c’è alcun rischio di confusione. Il consumatore non è indotto a pensare che a produrre i vestiti e a produrre i software sia lo stesso soggetto.

Ma si può dire lo stesso quando il marchio viene usato per vendere capi di abbigliamento fisici (classe 25) e modelli virtuali di capi di abbigliamento (classe 9)?

Se esiste un rischio di confusione, allora il marchio registrato per i prodotti fisici sarà sufficiente a proteggerci anche nel mondo virtuale.

Se invece non vi è rischio di confusione, chiunque potrà usare il nostro marchio nel metaverso e registrarlo prima di noi per identificare beni virtuali corrispondenti a quelli che noi vendiamo nel mondo fisico.

L’utilizzo di marchi identici o simili per beni fisici e beni virtuali: il rischio di confusione

La mia opinione personale, che però non coincide con quella di ben più autorevoli colleghi, è che un rischio di confusione vi sia eccome.

Il consumatore che acquista un bene virtuale può essere indotto a pensare che questo provenga dalla stessa casa produttrice del prodotto fisico o che almeno la vendita sia stata da essa patrocinata o autorizzata (rischio di associazione). Se poi la protezione del marchio non dovesse bastare, potrebbe venirci in aiuto anche la disciplina sulla concorrenza sleale.

In questo caso, la registrazione di un marchio per determinati prodotti fisici ci consentirebbe già di proteggerlo anche contro un utilizzo per corrispondenti prodotti virtuali.

Ciononostante, per rispondere con cognizione a questa domanda dovremo attendere che si formi un po’ di giurisprudenza. Nel frattempo, per non rischiare di perdere il diritto di utilizzare e proteggere il nostro marchio nel metaverso, l’unica soluzione certa è quella di estenderne la registrazione anche ai beni virtuali.

Se poi pensiamo di investire sullo sviluppo del nostro brand nel metaverso nell’arco dei prossimi 5 anni, la registrazione del marchio per i beni virtuali è estremamente consigliata indipendentemente dalle risposte che arriveranno dalla giurisprudenza. Infatti, la registrazione fornirà al nostro marchio maggiore forza, certezza e valore.

Posso registrare per beni virtuali un marchio rinomato che non sia già stato registrato per questo tipo di prodotti?

Molti furbetti ci hanno già pensato. Perché non battere sul tempo una grande società, registrare il suo marchio per NFT e poi estorcerle una grossa somma di denaro per trasferirglielo? Insomma, una specie di domain grabbing applicato ai marchi.

Quando si tratta di marchi rinomati, la risposta alla suddetta domanda è chiaramente no. Innanzi tutto, le registrazioni fatte in mala fede sono sempre soggette a nullità. Inoltre, la protezione dei marchi rinomati non è limitata dal principio di specificità. Essa si estende a tutte le classi merceologiche se chi utilizza il marchio ne trae un indebito vantaggio oppure se il titolare del marchio ne subisce un pregiudizio.

In sostanza, indipendentemente dal fatto che Gucci, Prada, Ferragamo etc. abbiano già registrato i loro marchi per beni virtuali, non possiamo comunque utilizzarli per vendere modelli di abiti virtuali, né tantomeno registrarli per questo scopo.

Nonostante questa garanzia, tutte le case di moda più importanti stanno comunque facendo le corse per registrare i loro marchi per il metaverso. Infatti, come sopra accennato, l’estensione della registrazione fornisce maggiore forza e certezza al marchio. Inoltre, rispetto a potenziali contenziosi giudiziari, che come vedremo sono già nati e portano sempre con sé un margine di incertezza, la registrazione ha costi molto più bassi.

Marchi e NFT: le prime controversie

Anche se dovremo attendere ancora un po’ per avere delle decisioni, le prime controversie legali in materia di proprietà intellettuale e NFT sono già sorte.

Nel febbraio 2022, Nike ha citato dinanzi alla Corte Federale di New York il marketplace StockX, accusandolo di aver messo in vendita degli NFT non autorizzati delle sue sneakers.

A gennaio dello stesso anno, sempre nel distretto federale di New York, Hermés ha citato in giudizio l’artista Mason Rothshield per aver messo all’asta 100 NFT di “MetaBirkins”, riprendendo l’iconica borsa della casa di moda francese.

L’artista si è difeso invocando il Fair Use e paragonando gli NFT di MetaBirkins all’opera di Andy Worhol rappresentante le lattine di zuppa Campbell.

Anche se risulta difficile prevedere come andrà a finire, invocare il Fair Use in un caso come questo sembra alquanto improbabile. Fra le altre cose, infatti, l’artista dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un messaggio trasformativo delle MetaBirkins e, soprattutto, che il loro utilizzo non pregiudica i diritti di Hermés su un mercato potenziale. Quest’ultimo requisito, in particolare, sembra molto difficile da sostenere, considerando che tutte le grandi case di moda si stanno attrezzando per vendere NFT contenenti versioni virtuali dei loro prodotti nel metaverso.

Come registrare un marchio per il metaverso e quali classi utilizzare

Adesso che abbiamo compreso l’importanza di registrare il marchio in funzione del suo utilizzo nel metaverso, dobbiamo capire come farlo correttamente.

In attesa di linee guida più complete, la cui pubblicazione è prevista per il 2023, l’Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) ci ha già fornito alcune preziose indicazioni.

Innanzi tutto, l’EUIPO ha confermato che la protezione degli NFT e dei beni virtuali ricade all’interno della classe 9. Ha inoltre anticipato che la dodicesima edizione della classificazione di Nizza conterrà nella classe 9 la voce “downloadable digital files authenticated by non-fungible tokens“, ovvero “file digitali scaricabili autenticati da Non Fungible Tokens (NFT)“.

L’EUIPO ci fornisce anche un’altra preziosa indicazione: termini come “beni virtuali” o “NFT” senza ulteriori specificazioni sono considerati troppo generici e quindi non verranno accettati. Piuttosto, occorre specificare quali sono i beni virtuali che si vogliono proteggere, ad esempio: vestiti, automobili, mobili etc. (es. “downloadable virtual goods, namely, virtual clothing“).

Cosa hanno registrato i grandi brand

Altri spunti possono essere presi dalle grandi società che hanno già registrato i propri marchi in funzione del metaverso. Nike, ad esempio, ha richiesto al USPTO (United States Patent and Trademark Office) la registrazione del suo marchio nelle seguenti classi merceologiche:

Class 9: Downloadable virtual goods, namely, computer programs featuring footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online and in online virtual worlds.

Class 35: Retail store services featuring virtual goods, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use online; on-line retail store services featuring virtual merchandise, namely, footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories.

Class 41: Entertainment services, namely, providing on-line, non-downloadable virtual footwear, clothing, headwear, eyewear, bags, sports bags, backpacks, sports equipment, art, toys and accessories for use in virtual environments.

Rivolgersi sempre ad un professionista per registrare il marchio

Per non rischiare di commettere errori che compromettano la validità e l’efficacia della registrazione, il consiglio è sempre quello di farsi assistere da dei professionisti. Per ricevere una consulenza o registrare il vostro marchio per il metaverso, potete contattare IPRights scrivendo a info@iprights.it o usando il modulo contatti.

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